No son pocas las ocasiones en las que los empresarios, conscientes del reconocimiento de sus productos identificados bajo una determinada marca que ha alcanzado prestigio en el mercado, especialmente los de gama alta, deciden tomar medidas para dotar a este valioso activo empresarial de una adecuada protección jurídica y comercial.

Una de las medidas puede consistir en establecer un sistema basado en la adecuada licencia de marca y articular una red de distribución selectiva que otorgue al titular de la marca no sólo la facultad de permitir la comercialización de sus productos a quienes cumplan ciertos requisitos cualitativos que aseguren el prestigio y reputación de la marca, sino también el derecho a perseguir a aquellos que no los observen y vendan los productos en condiciones que menoscaban la notoriedad de la marca.

Este es el caso de la Sentencia que publicó la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 654/2019, de 5 de abril. El Tribunal dio la razón al titular de la marca y a su licenciatario, declarando la infracción de sus derechos de marca por haberse infringido el régimen de distribución selectiva establecido por su titular, e implantado por su licenciatario en España.

En síntesis, el caso se resume como sigue:

 

HECHOS INVOCADOS EN LA DEMANDA – LICENCIA DE MARCA 

  • Las demandantes son Laboratoires Expanscience, S.A. –en calidad de titular de la marca Mustela– y la licenciataria Laboratorios Expanscience, S.A., que distribuyen productos dedicados al cuidado de la piel de bebés, niños, futuras madres y madres recientes, de alta calidad y reputación, mediante una red de distribución selectiva reconocida en toda Europa.
  • La demandada Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA), conocido grupo de distribución español caracterizado por seguir la fórmula comercial de tienda de descuento y con una política de reducción de precios agresiva, revende los productos de la marca Mustela en las tiendas Clarel -gestionadas por la entidad Beauty By Dia, S.A. (entidad titularidad de DIA)-, sin formar parte de la red de distribución selectiva e incumpliendo las condiciones de comercialización establecidas por los actores, dañando por ello el prestigio de la marca.

 

ASESORAMIENTO DE LA LICENCIA DE MARCA Y CONDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

La licencia de marca y la distribución selectiva organizada por la demandante e implementada por su licenciataria, impone un sistema de venta en condiciones específicas dirigidas a buscar la excelencia en la presentación y comercialización de los productos:

  • El espacio de venta debe (i) estar destinado únicamente a productos de parafarmacia, (ii) contar con marcas de la competencia representativas de la distribución selectiva, (iii) disponer de una caja registradora propia y (iv) presentar unas condiciones de exhibición de producto, mobiliario y decoración que permitan realizar los servicios de asesoramiento y demostración de los productos a los consumidores de una forma adecuada.
  • El personal del espacio de venta debe detentar un título universitario otorgado por una facultad de farmacia o diploma superior equivalente en el ámbito de la salud humana.
  • La rotación de stock y la presentación de los productos debe llevarse a cabo de forma que asegure la buena conservación de los productos.
  • En cuanto a la venta por internet, entre otras condiciones, se exige disponer de un punto físico y que la página web esté destinada exclusivamente a la venta de productos de higiene, cuidado y belleza, habitual y tradicionalmente vendidos bajo consejo farmacéutico, además de contar con un sistema de pago electrónico seguro y actualizado.

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL

La Audiencia Provincial de Barcelona concluye que existen motivos legítimos para excepcionar el principio de agotamiento del derecho de marca reconocido en el artículo 36 de la Ley de Marcas y, en consecuencia, para que titular y licenciatario puedan oponerse a la comercialización ulterior de los productos Mustela en los establecimientos Clarel.

En efecto, y en base al informe pericial aportado por los actores (donde se reflejan las conclusiones del perito derivadas de las inspecciones realizadas en algunas tiendas Clarel), el órgano judicial, tras avalar la mayoría de las condiciones del sistema de distribución selectiva, estima que se menoscaban la reputación y el aura de calidad de la marca Mustela con base a las siguientes circunstancias concretas:

  • Espacio de venta: no existe un espacio claramente distinguible y separado del resto de productos del establecimiento.
  • Ubicación de los productos: los productos de la marca Mustela están colocados, no sólo con productos de gamas de calidad inferior, sino junto a productos de naturaleza claramente distinta.
  • Conservación, rotación y stock de productos: consta acreditada la comercialización de productos en mal estado y caducados, hecho que evidencia la inexistencia de una adecuada rotación y almacenamiento de los productos.
  • Venta online: los productos Mustela son vendidos junto con el resto de productos, no solo cosméticos sino con todos los que se comercializan en los establecimientos Clarel, sin ubicarlos junto con los de la misma gama o calidad.

Por todos estos motivos, la Audiencia Provincial concluye que las demandadas han incurrido en una infracción de marca, puesto que han ofrecido, comercializado o almacenado los productos Mustela en unas condiciones que afectan negativamente a la reputación de la marca, poniendo en riesgo la inversión y protección que durante años ha venido desarrollando el titular de la marca y sus licenciatarios hasta obtener la excelencia de sus productos y el renombre de la marca que los distingue.

Sin duda, en el caso examinado, tanto el titular de la marca como su licenciatario vieron respaldadas judicialmente sus pretensiones gracias a una buena implantación del sistema de distribución selectiva de sus productos.

En definitiva, ello demuestra la importancia de contar con un buen asesoramiento en materia de licencia de marca, donde tanto el titular como el licenciatario puedan controlar que la reputación y prestigio de sus productos y de sus marcas no decaiga por conductas realizadas por terceros.

 

Artículo coescrito por Andrea Garcés y Arnau Florensa.