En un mercat de lliure competència, la marca serveix a l’empresari per a donar a conèixer el seu producte i diferenciar-lo d’altres productes similars i que es troben en el mateix mercat. D’altra banda, la marca ajuda i facilita l’elecció del producte pels consumidors.

La marca registrada confereix al seu titular un dret exclusiu sobre aquesta, facultant-li per a prohibir a qualsevol tercer l’ús, sense el seu consentiment, en el trànsit econòmic. No obstant això, aquest dret es troba limitat, de manera que el dret conferit pel registre de marca no permetrà al seu titular prohibir a tercers l’ús d’aquesta si s’hagués produït l’anomenat “esgotament del dret de marca”.

 Sobre l’esgotament del dret de marca

 L’esgotament del dret de marca es troba regulat en l’article 36 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, segons el qual “El dret conferit pel registre de marca no permetrà al seu titular prohibir a tercers l’ús de la mateixa per a productes comercialitzats en l’Espai Econòmic Europeu amb aquesta marca pel titular o amb el seu consentiment.”, així com en l’article 15 del Reglament de la Unió Europea (UE) 2017/1001 de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea.

Això implica que el dret d’exclusiva que la marca confereix al titular d’aquesta, en l’article 34 de la Llei de Marques, així com en l’article 9 del Reglament de la Unió Europea (UE) 2017/1001 de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea, no és un dret de caràcter absolut, sinó que aquest “ius prohibendi” genèric que faculta al titular del dret de marca a prohibir a un tercer l’ús de la mateixa sense el seu consentiment en el trànsit econòmic, es troba limitat per l’anomenat “esgotament del dret de marca”.

En què consisteix l’esgotament del dret de marca?

L’esgotament del dret de marca significa que després que un producte de marca és venut o transferit pel propietari de la marca o per uns altres amb el consentiment del propietari, el dret de marca s’esgota. L’esgotament del dret de marca suposa, en efecte, la pèrdua de control del titular sobre els productes que porten la seva marca.

Centrant-nos en la doctrina sobre l’esgotament del dret de marca, el que aquesta diu en essència és que el titular d’una marca no pot oposar-se a la ulterior comercialització en l’Espai Econòmic Europeu per un tercer de productes que prèviament hagin estat comercialitzats pel titular de la marca o amb el seu consentiment en aquest espai, de manera que el dret d’exclusiva se circumscriu a la primera posada en circulació del producte (portador de la marca) en el mercat, pel titular o amb el seu consentiment.

 És a dir, la primera transmissió d’un producte a la Unió Europea marca el límit als drets exclusius del titular de la marca. En altres termes, l’esgotament del dret de marca protegeix la comercialització de mercaderies portadores de la marca en l’Espai Econòmic Europeu, de manera que la revenda per part d’un tercer d’aquest producte dins d’aquest espai no suposa vulneració del dret de marca.

Això suposa la fi del dret d’exclusiva del titular registral de la marca i l’inici de la llibertat de comerç i circulació de mercaderies, d’acord amb els fonaments del Tractat de la Unió Europea de lliure circulació i competència en un mercat únic europeu, per a aquests productes legítims comercialitzats amb el seu consentiment.

 Excepció a l’esgotament del dret de marca

L’esgotament del dret de marca troba la seva excepció en l’apartat 2 del mateix article 36 de la Llei de Marques i article 15 del Reglament de la Unió Europea. Així, en tots dos articles s’indica que “no s’aplicarà quan existeixin motius legítims que justifiquin que el titular s’oposi a la comercialització ulterior dels productes, especialment quan l’estat d’aquests s’hagi modificat o alterat després de la seva comercialització”.

Així doncs, en termes generals, el dret de marca s’esgota després d’una primera posada del producte en el mercat, és a dir, després d’una primera transmissió o venda del producte. A partir d’aquest moment, serà legítima la segona o posteriors transmissions del producte per tercers, això amb l’excepció a què es refereix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei de Marques, per exemple, per trobar-se alterat el producte o embalatge en el qual es conté, la qual cosa indubtablement podria perjudicar la imatge de la marca.

Limitació territorial a l’esgotament del dret de marca

Si bé no sembla hi hagi discussió sobre l’esgotament comunitari del dret de marca, és a dir, quan s’hagi produït una primera transmissió del producte dins de l’Espai Econòmic Europeu pel titular o amb el seu consentiment, l’esgotament internacional és objecte de major controvèrsia i debat tant per la jurisprudència com per la doctrina.

La no acceptació de l’esgotament internacional suposa que, si la primera comercialització del producte s’ha dut a terme fora de l’Espai Econòmic Europeu, no es trobaria esgotat el dret de marca, de tal manera que un tercer no podria introduir el producte dins de l’Espai Econòmic Europeu sense el consentiment del titular de la marca.

Per contra, l’acceptació de l’esgotament internacional suposa que la primera posada del producte portador de la marca en el mercat, pel titular o amb el seu consentiment, amb independència del lloc en el qual s’hagués realitzat, és a dir, ja s’hagi produït en territori dins de l’Espai Econòmic Europeu o en un tercer país, esgotarà el dret de marca del titular registral.

En vista que no existeix una acceptació clara sobre l’esgotament internacional, a fi que no pugui interpretar-se l’existència de consentiment tàcit del titular de la marca per a la introducció del producte des d’un tercer país a l’espai econòmic europeu per primera vegada, és recomanable que el titular de la marca adopti totes les prevencions possibles a l’hora de la transmissió del producte fora de l’espai econòmic europeu, deixant clara la seva voluntat de no introducció del producte des d’un tercer país a l’espai econòmic europeu.